Banyak pelaku usaha sudah memakai merek tertentu untuk kegiatan bisnisnya, tetapi menunda pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”). Masalah muncul ketika ada pihak lain yang justru lebih dulu mendaftarkan merek tersebut tanpa izin. Siapa yang lebih berhak dalam kondisi seperti ini?
Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023) menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek didaftarkan. Artinya, Indonesia menganut sistem first to file, di mana pendaftar pertama merek mendapatkan perlindungan hukum.
Namun, praktik hukum menunjukkan bahwa pemakai merek pertama tetap memiliki peluang perlindungan. Yurisprudensi Mahkamah Agung memberi ruang bagi pemakai pertama untuk menggugat, sepanjang dapat membuktikan dua hal penting: (i) bahwa ia memang telah menggunakan merek tersebut lebih dahulu sebelum pendaftaran, dan (ii) bahwa penggunaan tersebut dilakukan dengan itikad baik. Hal ini tercermin antara lain dalam Putusan MA No. 150 K/Pdt/1984 jo. Putusan MA No. 1703 K/Pdt/1984 serta Putusan MA No. 677 K/Sip/1977.
Jika pemakai pertama menggugat ke Pengadilan Niaga, pendaftar pertama tetap dapat membela diri, misalnya dengan menunjukkan bahwa pendaftaran dilakukan dengan itikad baik, atau bahwa merek yang didaftarkan sebenarnya berbeda dengan yang digunakan pemakai pertama.
Dengan demikian, meskipun sistem hukum merek di Indonesia lebih berpihak kepada pihak yang mendaftarkan lebih dahulu, masih ada perlindungan hukum bagi pemakai pertama yang beritikad baik. Namun, proses pembuktian di pengadilan tidak sederhana dan dapat memakan waktu maupun biaya. Oleh karena itu, langkah paling aman bagi pelaku usaha adalah segera mendaftarkan merek yang digunakan ke DJKI agar mendapatkan perlindungan hukum penuh.
Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut dan/atau membutuhkan pendampingan hukum, silahkan hubungi ke 0813-1535-6925 atau klik kontak kami di bawah ini.